A nulidade de marca é o caminho para derrubar um registro que o INPI concedeu quando não deveria. Se um concorrente registrou um nome igual ou parecido com o seu e o prazo de oposição já passou, o processo administrativo de nulidade (PAN) é a próxima porta. Neste guia você vê quem pode pedir, com quais fundamentos e como o processo anda dentro do INPI.
Índice
- O que é a nulidade de marca
- Quem pode pedir e qual é o prazo
- Fundamentos aceitos no pedido de nulidade de marca
- Como funciona o PAN: passo a passo
- Efeitos da nulidade de marca declarada
- Perdi os 180 dias: ação judicial de nulidade de marca
- Como se defender se o PAN for contra você
- Perguntas frequentes
O que é a nulidade de marca
A Lei da Propriedade Industrial diz, no art. 165, que é nulo o registro concedido em desacordo com a lei. A nulidade de marca é o reconhecimento desse vício, com o cancelamento do registro.
Ela pode ser declarada de duas formas: no próprio INPI, pelo processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172), ou na Justiça Federal, pela ação de nulidade (arts. 173 a 175). O PAN é mais barato e mais rápido, mas só vale dentro de uma janela curta depois da concessão.
Não confunda com institutos parecidos:
- Oposição: é contra um pedido ainda não analisado. Veja como fazer oposição de marca.
- Caducidade: derruba um registro válido que deixou de ser usado. Veja caducidade de marca.
- Nulidade: ataca um registro que nasceu com vício, mesmo que esteja em uso.
Quem pode pedir e qual é o prazo
O art. 169 da LPI permite que o PAN seja instaurado de ofício pelo próprio INPI ou a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse. Na prática, quem pede a nulidade de marca costuma ser:
- Titular de marca anterior igual ou parecida, no mesmo ramo ou em ramo afim.
- Dono de nome empresarial reproduzido no registro de terceiro.
- Titular de marca notoriamente conhecida no seu segmento.
- Usuário anterior de boa-fé, que já explorava a marca antes do depósito do terceiro, com base no direito de precedência.
O prazo é de 180 dias contados da expedição do certificado de registro, que acontece com a publicação da concessão na RPI. Esse prazo não é prorrogado. Quem faz monitoramento de marcas descobre a concessão do concorrente na semana em que ela sai.
Fundamentos aceitos no pedido de nulidade de marca
Não basta dizer que a marca do outro é parecida. O pedido de nulidade de marca precisa apontar qual regra da lei o registro violou. Os fundamentos mais usados:
| Fundamento | Quando usar |
|---|---|
| Art. 124, XIX | O registro reproduz ou imita marca anterior de outra pessoa, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim |
| Art. 124, V | O registro reproduz elemento característico do seu nome empresarial |
| Art. 124, XXIII | O titular evidentemente conhecia a sua marca por causa da atividade dele |
| Art. 126 | A sua marca é notoriamente conhecida no ramo |
| Art. 124, VI | O sinal é genérico ou descritivo do produto e não poderia ser exclusivo de ninguém |
| Art. 128 | O titular não exercia a atividade ligada aos produtos ou serviços registrados |
A lista de proibições completa está no art. 124, que explicamos em o que não pode ser registrado como marca. O examinador analisa semelhança gráfica, fonética e ideológica, sempre dentro do princípio da especialidade: marcas parecidas em ramos sem relação costumam conviver, e o pedido tende a ser negado.
A nulidade também pode ser parcial. Se só uma parte da especificação conflita com a sua, o art. 165, parágrafo único, permite anular apenas essa parte, desde que o restante seja registrável sozinho.
Como funciona o PAN: passo a passo
Veja como o pedido de nulidade de marca anda dentro do INPI:
- Confirme a data da concessão. Consulte o processo do terceiro e conte os 180 dias a partir da publicação. Os despachos do INPI mostram em que ponto ele está.
- Escolha o fundamento. Defina o inciso ou artigo que se aplica. Fundamento errado gasta taxa e não produz efeito.
- Reúna as provas. Número do seu processo, notas fiscais, fotos, embalagens e anúncios com data.
- Emita a GRU. O PAN tem retribuição própria na tabela do INPI. Gere a GRU do INPI com o código do serviço e pague antes de peticionar.
- Protocole no e-Marcas. A petição é feita pelo e-Marcas, vinculada ao processo do registro atacado, com as razões em PDF e os anexos.
- Aguarde a manifestação do titular. O INPI publica a instauração e intima o titular a se manifestar em 60 dias (art. 170).
- Decisão final. Passado esse prazo, com ou sem manifestação, o processo é decidido pelo Presidente do INPI (art. 171). Essa decisão encerra a instância administrativa: não existe recurso dentro do INPI.
Um detalhe importante do art. 172: o PAN continua mesmo que o registro seja extinto no meio do caminho, por exemplo por renúncia do titular.
Efeitos da nulidade de marca declarada
Quando o INPI declara a nulidade de marca, o efeito volta no tempo. Pelo art. 167, a decisão produz efeitos desde a data do depósito do pedido. Na prática, é como se aquele registro nunca tivesse existido.
Com o caminho livre, você pode seguir com o seu próprio pedido. Se o titular estrangeiro usou a sua marca sem autorização, o art. 166 ainda permite pedir a adjudicação, ou seja, a transferência do registro para o seu nome.
Em alguns casos o desfecho é um meio-termo: as partes negociam e assinam um acordo de coexistência delimitando o ramo de cada uma.
Perdi os 180 dias: ação judicial de nulidade de marca
Passado o prazo do PAN, a nulidade de marca ainda pode ser pedida na Justiça Federal. A ação prescreve em 5 anos contados da concessão do registro (art. 174) e o INPI participa do processo quando não for o autor (art. 175). O juiz pode suspender os efeitos do registro em caráter liminar.
É um caminho mais caro e mais lento. Se o problema é que alguém registrou primeiro uma marca que você já usava, leia também registraram minha marca: o que fazer agora.
Como se defender se o PAN for contra você
Se você é o titular e recebeu a intimação, não ignore. O processo é decidido mesmo sem a sua resposta. Use os 60 dias para comprovar a diferença entre as marcas, a distância entre os ramos de atuação e a data em que você começou a usar o nome.
Ter um certificado de registro de marca não blinda contra a nulidade de marca nos primeiros 180 dias. A melhor defesa é ter feito a lição de casa antes do depósito: uma busca de anterioridade bem feita reduz muito o risco de o registro nascer com vício.
Antes de registrar, faça a verificação de marca gratuita e veja se o seu nome está livre nas classes certas, conforme a tabela de classes do INPI. O pedido tem taxa única a partir de R$ 440 por classe com desconto, conforme mostramos em quanto custa registrar uma marca.
Perguntas frequentes
Qual é o prazo para pedir a nulidade de marca no INPI?
São 180 dias contados da expedição do certificado de registro, conforme o art. 169 da LPI. Depois disso, a nulidade de marca só pode ser pedida na Justiça Federal, em até 5 anos da concessão.
Cabe recurso da decisão do PAN?
Não dentro do INPI. A decisão do Presidente do INPI encerra a instância administrativa, conforme o art. 171 da LPI. Quem discordar pode levar a discussão à Justiça Federal por meio da ação de nulidade.
Preciso ter feito oposição para pedir a nulidade?
Não. O PAN pode ser instaurado por qualquer pessoa com legítimo interesse, mesmo que ela não tenha apresentado oposição contra o pedido.
Garanta que a sua marca seja realmente sua.
No INPI, a prioridade é de quem deposita primeiro. Faça uma verificação gratuita e descubra se o seu nome ainda está disponível.